近日欧洲专利局公布一项决定, 澄清了标准用途
权利要求与第二种医学用途权利要求之间的区别, 即
为规避《欧洲专利公约》有关实施于人或动物体上的
治疗方法不授予专利权的禁令而由专利局允许的权利
要求类型。
特别在T1635/09号决定中, 欧洲专利局上诉委
员会必须就某口服避孕药因激素浓度含量过低而预防
或减少可能带来的副作用是否具有可专利性作出决
定。
在决定中, 上诉委员会称, 专利局通常认为避孕
药具的用途具有可专利性。 然而, 就本案而言, 主张
权利要求的激素浓度含量过低以至于预防或减少了口
服避孕药的副作用的特征具有治疗上的方法特征。
上诉委员会还认为, 在本案中, 与激素含量浓度
有关的特征是发明的主要特征(即不能从权利要求中
剔除)。 因此, 提出权利要求的标的物(减少或预
防副作用)的治疗特征不能与非治疗特征分离(避
孕), 即使使用“非治疗使用”的免责声明也不能分
离。
当然, 上述问题可以通过修改为第二种医学用途
权利要求的措辞而得到解决(“使用甲产品以制造用
于乙疗法的药物”), 而不采用标准用途权利要求的
措辞(“使用甲产品以激活乙”)。 然而, 本案中的
专利(包括标准用途权利要求, 而不是第二种医学用
途权利要求)在案件呈送上诉委员会时已经取得专利
权。 因此, 上诉委员会不得不考虑能否通过修改标准
用途权利要求的措辞使之成为第二种医学用途权利要
求来拯救该专利。 根据现行《欧洲专利公约》, 修改
已取得专利权的权利要求的措辞的, 如果修改后的措
辞包含已获授权的权利要求未包含的标的物, 并因此
导致该专利保护范围的改变, 则《欧洲专利公约》禁
止该项修改。 有趣的是, 上诉委员会认为该项修改不
适用于本案, 因为虽然标准用途权利要求和第二种医
学用途权利要求皆为使用权利要求, 但二者保护范围
不同。
因此, 在这个决定中, 上诉委员会比较了上述二
种权利要求(标准用途权利要求和第二种医学用途权
利要求)的保护范围, 并确认它们具有不同的保护范
围。
该决定将来是否会被欧洲专利局遵守还有待观
察, 特别不寻常之处在于欧洲专利局处理权利要求保
护范围问题倾向于从侵权的角度考虑。


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