"In difesa dell'inventore, con lo scudo dei brevetti,

all'insegna delle invenzioni promotrici del progresso..."

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Faq MARCHI

  • Può costituire oggetto di registrazione come Marchio qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare: parole o combinazioni di parole, immagini, figure, simboli, grafici e disegni, lettere, cifre e relative combinazioni, tonalità cromatiche, suoni, ecc., purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.

  • La scelta di un Marchio dipende primariamente dalla sua capacità di distinguere il bene a cui esso si riferisce, sia esso prodotto o servizio, dagli altri beni simili presenti sul mercato. A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i Marchi tra forti e deboli. È forte un Marchio che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio se non ha attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce).

    È, invece, debole un Marchio che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo e permetterne la tutela. Il Marchio, inoltre, non deve essere ingannevole nei confronti del consumatore. Un Marchio debole potrebbe rafforzarsi a Marchio forte: ad esempio, il nostro legislatore ha previsto che un Marchio originariamente debole possa accumulare forza distintiva in virtù di un uso intenso e di una vasta propaganda e pubblicità.

  • Il Marchio deve possedere:

    capacità distintiva: non possono essere registrati segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un servizio o descrizioni e segni che indicano qualità intrinseche del prodotto o del servizio;

    novità: non deve essere stato usato (o depositato) in precedenza da altri come Marchio, ditta, insegna, ecc. per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione;

    liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

  • Il Marchio garantisce al proprietario il diritto di impedire a terzi di depositare un Marchio successivo uguale o simile al proprio, per classi di prodotti o servizi identiche o affini, o di farne uso senza il consenso del titolare. Ciò permette al titolare di distinguere i propri prodotti in modo chiaro e inconfondibile agli occhi del consumatore rispetto a quelli delle aziende concorrenti.

  • I Marchi si caratterizzano a seconda della loro composizione, ad esempio:

    denominativi, ovvero composti da una o più parole, dove per parole si intendono anche insieme di fonemi privi di significato e parole per così dire inventate;

    figurativi, ovvero composti da figure, disegni e loghi, dove per figure si intendono disegni, composizioni grafiche, composizioni astratte;

    misti, ovvero Marchi costituiti da parole e figure;

    atipici, ovvero Marchi tridimensionali, sonori, di colore, ecc.

    In particolare, il deposito del Marchio denominativo tutela il Marchio in qualsiasi carattere e dimensione. Il deposito del Marchio figurativo o misto, tutela il Marchio nella veste grafica e negli elementi che compongono il Marchio; se depositato in una versione in bianco e nero, garantisce tutela per l’uso in qualsiasi colore e/o combinazione di colore.

  • Un Marchio si registra per le classi di prodotti e servizi di interesse e tutela l’esclusività dell’uso del segno distintivo limitatamente alle classi scelte. Alla scelta del Marchio si accompagnerà quella delle Classi più opportune per la sua tutela secondo le classi di prodotti o servizio che si vogliono coprire. Nella scelta delle classi da rivendicare all’atto del deposito, fra le 45 correnti classi previste dalla Classificazione Internazionale dei beni e dei servizi, è consigliabile prendere in considerazione le classi relative ai prodotti (o servizi) di attuale interesse e quelle di un prossimo futuro.

  • Se negli anni la versione grafica o figurativa ha subito modifiche o se si è titolari solo di un Marchio di parola ma in realtà il segno viene utilizzato in una veste caratterizzante, è sempre consigliabile valutare con il proprio consulente la versione aggiornata del Marchio allo scopo di vagliare se si è sufficientemente protetti o se sia necessario integrare la tutela con nuovi depositi.

  • L’elenco dei prodotti e dei servizi rivendicati all’atto del deposito dovrebbe essere costantemente monitorato onde valutare l’idoneità della protezione e, se del caso, effettuare nuovi depositi al fine di ottenere tutela per i nuovi settori di espansione della propria produzione e commercializzazione.

  • Ogni cambiamento in capo alla titolarità di un Marchio (cessioni, fusioni, cambio nome, trasferimento di sede, ecc) dovrà essere trascritto presso i locali Uffici Brevetti e Marchi ove il Marchio gode di protezione.

  • Un Marchio è nullo ad esempio se:

    a) manca uno dei requisiti necessari elencati al punto “Quali i requisiti che un Marchio deve possedere”;

    b) si è accertato che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione;

    c) per volgarizzazione, cioè se è divenuto denominazione generica (in merito, l’uso del Marchio nella veste grafica depositata e l’apposizione del simbolo di Marchio registrato costituiscono comportamenti da parte dell’imprenditore volti ad esplicare una conservazione ed una difesa del proprio Marchio);

    d) per mancato utilizzo dello stesso per una durata uguale o superiore ad anni 5.

  • Ogni Marchio ha validità nazionale o per ambiti territoriali . In altre parole, non esiste un unico Marchio che possa essere valido in tutto il mondo. In Italia il deposito viene effettuato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma), che provvede ad effettuare un esame formale e, in caso positivo, a registrare il Marchio. Se si intende registrare un Marchio in più nazioni è necessario depositare lo stesso in ogni nazione o ricorrere a Convenzioni internazionali che permettono di ottenere una protezione in un’area geografica maggiore attraverso procedure di deposito semplificate. Ad esempio, è possibile effettuare un deposito secondo i seguenti metodi:

    Il Marchio comunitario

    La tutela giuridica del Marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell’Unione Europea ed è ottenuta con un’unica procedura di deposito e registrazione.

    Il Marchio internazionale

    Il Marchio internazionale non è un Marchio mondiale. Tuttavia, tramite il Marchio Internazionale è possibile estendere la protezione del proprio Marchio in uno o più paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo o Protocollo di Madrid). Ad oggi hanno aderito oltre 80 paesi, tra cui l’Unione Europea, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, e i principali stati.

    I depositi nazionali esteri

    In ogni caso, è sempre possibile ottenere una protezione nei singoli paesi di interesse commerciale, attraverso delle procedure di deposito a livello nazionale.

  • Secondo la Convenzione d’Unione di Parigi, una volta effettuato un deposito – come primo deposito in assoluto – in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione (quasi tutti i paesi del mondo) è possibile depositare il medesimo Marchio (fra i paesi aderenti) entro sei mesi facendo retroagire i diritti alla data di deposito della domanda di base. Ad ogni buon conto, scaduti i sei mesi concessi dalla priorità unionista il Marchio può essere depositato in qualsiasi momento.

  • L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non effettua ricerche di anteriorità prima di concedere la registrazione. Perciò è opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano Marchi uguali o simili depositati (o registrati) a quello che intende depositare per prodotti identici o affini, per evitare eventuali future contestazioni. La ricerca è anche consigliabile in caso di deposito ed esportazione all’estero, per verificare che non vi siano impedimenti alla registrazione o all’ingresso dei prodotti Marchiati a causa di diritti locali anteriori.

  • Il Marchio inizia la sua vita attraverso il deposito di una domanda di registrazione all’Ufficio competente. Una volta superato positivamente l’esame di validità, esso viene registrato. Gli esami di validità sono differenti da una nazione all’altra. In Italia, ad esempio, il Marchio subisce solo un esame formale, al contrario di molti altri paesi in cui gli esami di validità sono anche di merito. Durante la fase di esame possono sorgere obiezioni da parte degli esaminatori ufficiali alle quali è possibile replicare attraverso memorie legali apposite volte al superamento delle obiezioni sollevate e all’ottenimento della concessione del Marchio da parte dell’Autorità competente. La protezione di un Marchio decorre in Italia, e nella maggior parte dei paesi esteri, dalla data della domanda.

  • La regolamentazione della “R” nel cerchietto varia da paese a paese. In Italia, il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione. L’aggiunta del simbolo ® accanto al Marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato: non è quindi permesso l’utilizzo del simbolo ® accanto ad un Marchio solamente depositato.

    In attesa dell’effettiva registrazione è possibile accostare al Marchio il simbolo ™ (dall’inglese Trade Mark).

  • Registrare un Marchio è fonte di vantaggio competitivo, poiché permette di impedire a terzi di assumere atteggiamenti sleali: il deposito di un Marchio garantisce al titolare un presunzione di validità. In caso di contraffazione, spesso è sufficiente rendere nota al contraffattore l’esistenza di un diritto di esclusiva per farlo desistere dal continuare la sua attività illecita. Nel caso in cui la diffida non fosse sufficiente, è possibile azionarsi legalmente sulla base del Marchio depositato, chiedendo al Tribunale di ordinare l’interruzione immediata dell’attività illecita. Molte leggi nazionali nonché il regolamento comunitario hanno introdotto la possibilità per i titolari di diritti di proprietà intellettuale di presentare una Domanda di intervento preventiva che permette una temporanea sospensione dello sdoganamento delle merci sospette al fine di consentire al titolare del diritto leso di accertare la natura contraffatta dei beni , e nel caso, di agire nei confronti del contraffattore. A seconda delle normative applicabili, che dipenderanno dal luogo e dalla dogana presso cui verranno individuati i beni sospetti, si potrà ottenere la distruzione delle merci anche senza azioni in giudizio.

  • I Marchi non creano solamente un valore di comunicazione, bensì garantiscono un valore economico calcolabile attraverso complessi sistemi di variabili, iscrivibile in stato patrimoniale come asset aziendale al pari dei valori materiali. Questo tipo di valore determina anche quel “valore d’uso” derivante dalle transazioni di licenza e cessione del Marchio. E’ consigliabile che il valore sia determinato con la collaborazione di un consulente in Marchi specializzato in questa tipologia di valutazioni, che effettuerà la stima sulla base di variabili quali l’uso e la notorietà del Marchio, la validità dello stesso e la relativa anzianità di registrazione.

  • Con il termine “licenza” il titolare del Marchio concede ad un terzo il diritto di uso del Marchio stesso, mantenendone la proprietà. Infatti, la licenza, a differenza della cessione del Marchio, non trasferisce la titolarità del diritto. I contratti di licensing possono prevedere anche altri diritti per il licenziante, ad esempio il diritto del licenziante di controllare la qualità dei prodotti sui quali il Marchio è apposto, o la strategia di business e di comunicazione del Marchio stesso. Da questo principio nasce il merchandising che consiste nello sfruttamento di un Marchio in settori diversi da quello in cui il Marchio originariamente si era sviluppato, sia da parte del titolare del Marchio che di terze parti, attraverso opportune licenze.

  • Il Nome a dominio è a tutti gli effetti la traslazione su Internet del Marchio e rappresenta l’unica forma di tutela dello stesso nel mondo del web. Pertanto, una corretta strategia di tutela deve prevedere la registrazione del Marchio anche come Nome a dominio, nell’estensione geografica (cfr. capitolo 4 sui Nomi a dominio) corrispondente al paese in cui il Marchio è stato registrato.

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